美英两国商业方法专利适格性标准的悖离抑或趋同

2008年10月8日英国上诉法院(court 0f Appeal)维持了英国高等法院(High court)关于symbian Ltd.v.comptroller-General 0f Patcnts案(以下简称symbian案)的判决。与之相对应的是美国联邦巡回上诉法院(court 0fAppealsfor the Federal Circuit)在2008年10月30日审结了令人关注的In Re Bilski案。两案均涉及商业方法专利适格性标准的重新审查，这表明美、英两国法院试图再次厘清商业方法之可专利性，摆脱数十年来的困扰，寻求新的判定路径。笔者追溯美英两国商业方法可专利性标准的蜕变历程，并对symbl‘an案和In Re Bilski案进行介绍和评析，进而得出美国适度限缩商业方法可专利主题和英国有限扩张商业方法可专利主题的路径看似悖离，但实际上却表达了共同的诉求：太宽、太窄的可专利主题都将减损商业方法专利存在的实益，遭致责难。基于此，必须重新探寻划定商业方法可专利主题的合理边界。
　　
　　一、美、英关于商业方法专利适格性认定的不同进路
　　
　　(一)从滴流到细流再到湍流：美国的历史追溯
　　在美国专利制度的历史长河中，有关商业方法在可专利主题中的定位一直纠缠不止。在传统意义上，一般认为从事商业活动的方法不属于美国专利法101条“法定主题”的范畴。然而，这一原则却从来没有被明确地描述过…。事实上，美国专利法并没有明确排除商业方法的可专利性，而对于商业方法是否可以作为可专利主题主要依赖于司法判例。1908年Hotel Security Chec-king c0.v.Lorraine co.案是确认商业方法专利保护原则的里程碑案件。在该案中，美国联邦巡回上诉法院第二巡回庭指出：“一个商业系统如果没有与执行商业的系统联系，这样的商业系统不是一种技术。”从而正式确立了商业方法在专利保护上的除外原则(genesis of business method exception)。这个原则曾被以后许多案件所引用，如1942年的In rePatton案中，法院同样指出，“一个与执行商业交易没有联系的商业方法不在专利法的可专利主题之内”⑤。法官认为商业方法不在“工序、机器、制造品和物质的组分”的范围内，从而不属于一种技术(arts)，不能取得专利权⑥。法官创设的这一原则是基于美国专利法第101条(35 u.s.C.§101)规定：凡发明或发现任何新颖而适用的工序(process)、机器(machine)、制造品(manufacture)、组合物(compo－sition of matter)，或其上述各项新颖而适用的改进，可以按照本法所规定的条件和要求取得专利权。但商业方法除外原则并不能完全排除商业方法专利的衍生。因为人们对基于方法而得到的产品的可专利性是不持有任何异议的，而由于方法和方法产品之间的模糊性，加之审查人员的局限性、申请人或者代理人撰写的技巧性，美国专利与商标局早期在审查此类发明时极有可能不能完全阻止商业方法专利成为“漏网之鱼”。如此，商业方法专利犹如点点“滴流”，不时出现。
　　20世纪70年代和80年代之间，由于与计算机执行的有关产品的专利化的大幅度增加，法院的判决原则发生了大的转移，此时开始从可以专利的工序(方法)中严格区分不具有专利适格性的“数学演算法(mathematical algorithms)”和“抽象的思想(ab－stract idea)”。而发明者为了获得专利，常将与软件有关的发明在撰写权利要求时作为一种机器(ma-chines)或者系统(systems)。如在Paine，Webber，Jackson＆Curtis，Inc.V.Merrill Lynch，Pierce，Fen－ner＆Smith，Inc.案中，美国法院就支持了“现金管理帐户”这一权利要求。这种趋势随着美国最高法(Supreme Court)审理涉及到软件有关的商业方法发明“三部曲”案件：1972年的Gottschalk v.Benson案、1978年的Parker v.Flook案、1981年的Di—mond v.Diehr案@逐渐变得明朗，“商业方法不具有适格性”原则慢慢被打破，愈来愈多的商业方法专利逐渐形成一股“细流”。
　　1998年的State Street Bank案@被称为美国打开商业方法专利大门的开启者，随后跟进的AT&TCorp.案再次确认了商业方法具有可专利性，从而彻底宣告“商业方法除外原则”的死亡。这两个案件奠定了美国商业方法专利申请和授予的湍流即将汹涌而至。根据美国专利与商标局(United StatesPatent and Trademark Office，USPTO)的统计，1997年商业方法专利申请案974件，授予案120件；1999年商业方法专利申请案3020件，授予案423件；2000年申请案飙升至8058件，授予案845件；2007年申请案继续稳步增长达到11378件，授予案1330件。
　　
　　(二)从枯流到溪流：英国关于商业方法专利适格性的变迁
　　英国与其他欧洲国家一样，发明的技术性质是可专利主题的基石。无论在英国《专利法》(PatentAct 1977)的视野中还是《欧洲专利公约》(European Patent Convention，EPC)的规定中，商业方法是不具有专利适格性的@。这可以追溯至1907年的In ReCoopers Application案，法庭阐述“你不能获得仅表现为方案或者计划的专利授权，比如变富的计划，让国家的政府变得更好的计划，商业的有效执行的计划”。根据《欧洲专利公约》第52条之(1)、之(2c)之规定.专利必须针对技术领域(technical field)，必

须与技术问题(technical problem)有关，必须具有技术特征(technical character)，必须具有技术贡献(technical contribution)。然而吊诡的是，《欧洲专利公约》第52条之(3)却含糊不清地指出可以授予某些“如此这样(……as such)”的商业方法或者软件以专利权，其中关于“如此的商业方法”的技术贡献或者技术特点并没有明确规定。在20世纪70年代至90年代，英国知识产权局(Intellectual Property Of-flee，UKIPO)、欧洲专利局(European Patent Office，EPO)等严格把守涉及到商业方法专利申请的审查大门，专利申请人极难获得专利权。VICOM案是欧洲专利局上诉委员会((EPO Boards of Appeal)采用技术贡献测试法对商业方法的可专利性进行判定的第一个案件，委员会认为VICOM案中的权利要求涉及到不可专利的数学方法，不具有技术特点，从而不能授予专利⑩。该测试法随后在两个IBM案件中加以适用。英国上诉法院在1989年的MerrillLynch’s Application案，1991年的Gale’s Appliea－tion案，1997年的FIljI’tsu Limited’s Application案等二三案件中袭用欧洲专利局的“技术贡献测试法”，极力阻止商业方法的可专利性。 (责任编辑：nylw.net)转贴于八度论文发表网: http://www.8dulw.com(论文网__代写代发论文_论文发表_毕业论文_免费论文范文网_论文格式_广东论文网_广州论文网)